Лицензионный договор его виды и характеристика. Энциклопедия решений

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

Введение

Как правильно оформить права на приобретенное программное обеспечение (ПО)? Как выбрать оптимальную форму контрактования, защитить свои права пользователя ПО и не потерять при этом на налогах? Предлагаем вашему вниманию обзор договорных схем, применяемых в IT для приобретения программного обеспечения. Ввиду сложности и объемности материала обзор разбит на две части. Первая часть посвящена общему описанию правоотношений, касающихся приобретения прав на софт, и содержит обзор договоров, которые заключаются при наличии уже разработанного, существующего программного обеспечения. Вторая часть сфокусирована на договорных схемах, используемых при создании программного обеспечения, а также на сопутствующих приобретению ПО договорах.

Настоящая статья может в первую очередь заинтересовать приобретателей прав на софт, однако вполне вероятно, что она будет небезынтересна и правообладателям. Также следует оговориться, что настоящий обзор рассматривает только взаимоотношения в рамках коммерческого оборота между организациями. Взаимоотношения B 2C не являются предметом рассмотрения обзора, хотя изложенное может во многом применяться по аналогии и к отношениям с потребителями.

Также в настоящей статье не рассматриваются вопросы, касающиеся свободного ПО (открытых лицензий в терминологии новелл ГК РФ), поскольку это отдельная большая тема.

Что такое приобретение программного обеспечения

К сожалению, на сегодняшний день далеко не все участники рынка (даже среди профессионалов в сфере программного обеспечения и прочих информационных технологий) понимают, чем именно они торгуют и какие правоотношения возникают при так называемой продаже программного обеспечения. Хотя надо отметить, что год от года юридическая грамотность продавцов заметно повышается и сейчас уже довольно редко встречаются такие выражения, как «аренда», «лизинг лицензий» и другие сомнительные с позиции действующего законодательства термины. В настоящее время в договорной практике для описания предмета договора чаще всего используются следующие термины:

Продажа лицензий на ПО;

Продажа ПО;

Продажа экземпляров ПО;

Передача прав на ПО;

Передача ПО;

Предоставление прав на ПО;

Предоставление простой лицензии на ПО;

Реализация ПО;

Уступка права на ПО и т. д.

Какой же из перечисленных и многих других терминов может быть признан наиболее корректным? Ответ на этот вопрос можно дать только после определения воли сторон и, следовательно, типа договора, который будет ими использован для оформления взаимоотношений.

Виды правоотношений в связи с реализацией программного обеспечения

Прежде всего, важно уяснить саму суть правоотношений, связанных с реализацией ПО. Согласно ст. 1225 и 1259 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), программы для ЭВМ (которые в обиходе чаще называют «софт», «программное обеспечение», «ПО», «компьютерные программы») являются объектами интеллектуальной деятельности и подлежат охране специальным разделом права — авторским правом.

- исключительное право, которым правообладатель может распоряжаться по собственному усмотрению, в том числе отказаться от него или передать его в полном объеме третьим лицам. То есть это право является коммерческой составляющей авторского права — правом, на котором можно заработать;

- личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения и др.), которые не могут отчуждаться автором и всегда принадлежат только ему. Таким образом, указанные права не могут вводиться в торговый оборот, заработать на них в рамках договорных правоотношений не получится.

При этом ст. 1227 ГК РФ говорит о том, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а переход права собственности на вещь по общему правилу не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предмет договоров на реализацию программного обеспечения должен быть каким-то образом связан с исключительным правом на ПО, а не с правом собственности на диск с дистрибутивом, и будет зависеть от объема прав, который правообладатель готов предоставить в отношении ПО покупателю.

Самое время для удобства провести систематизацию ПО и договоров о распоряжении правами на его использование.

В целях договорного оформления правоотношений ПО удобно разделить на уже существующее и еще не созданное. Объем предоставляемых по договору прав можно разделить на полный (отчуждение исключительного права в полном объеме) и частичный (предоставление определенного набора правомочий, перечисленных в ст. 1270 ГК РФ) Это и есть основные признаки, исходя из которых, на наш взгляд, следует выбирать договорную схему.

Ситуация 1. Программное обеспечение уже разработано

П. 1. ст. 1233 ГК РФ устанавливает два способа распоряжения своим исключительным правом на произведение (к которому по закону приравнивается ПО): отчуждение в пользу другого лица исключительного права или предоставление другому лицу права использования в установленных лицензионным договором пределах. Рассмотрим оба способа по порядку.

Описание ситуации:

Организация 1, являющаяся правообладателем в отношении зарегистрированного товарного знака, предполагает заключить с Организацией 2 лицензионный договор на использование товарного знака.

В свою очередь Организация 2 (лицензиат) с согласия Организации 1 (лицензиар) предполагает заключить сублицензионный договор с Организацией 3 (сублицензиат).

Все указанные организации осуществляют реальную самостоятельную деятельность по оказанию услуг общественного питания; применяют упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы минус расходы"; не являются по отношению друг к другу аффилированными, и не связаны какими-либо иными отношениями, позволяющими контролировать хозяйственную деятельность какой-либо из указанных организаций.

Фактическое использование товарного знака (без договорных оснований) Организацией 2 осуществляется с июня 2011 года; Организацией 3 - с мая 2013. Представлены устные пояснения, что право на товарный знак Организацией 1 зарегистрировано в ноябре 2013 года на основании решения суда.

Возможно ли при заключении лицензионного/сублицензионного договоров в текущем периоде распространить их действие на предшествующий период, т.е. с даты фактического использования товарного знака?

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Следовательно, для распространения действия договора на отношения сторон, возникшие до даты его заключения, необходимо прямое указание на это в договоре. Такое указание может быть сделано путем включения в договор пункта о том, что он распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с определенной даты в прошлом.

На правомерность согласования в договоре условия о применении договора к отношениям, возникшим до его заключения, указал и Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой".

Президиум ВАС РФ в постановлении от 23.08.2005 N 1928/05 указал, что, по смыслу п. 2 ст. 425 ГК РФ, распространение условий договора на предшествующий его заключению период возможно в том случае, когда между сторонами фактически существовали соответствующие отношения.

При рассмотрении споров о дате, с которой действует договор, суды учитывают фактические отношения сторон в период с даты начала действия договора, указанной в нем, до даты его подписания. ВАС РФ в Определении от 07.06.2011 N ВАС-6673/11 по делу N А27-4396/2010 указал, что ссылки на указанный договор в переписке между сторонами в этот период признаются доказательством наличия у сторон волеизъявления на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до его заключения.

Следовательно, организация вправе учесть лицензионные платежи в составе налогооблагаемых затрат до государственной регистрации договора в случае, если в договор включено положение о том, что условия договора распространены на период с момента фактической передачи налогоплательщику права использования объекта интеллектуальной собственности.

В то же время, применительно к рассматриваемой ситуации возникает вопрос о конкретном периоде времени, предшествующем заключению лицензионного договора, на который может быть распространено действие этого договора.

Дело в том, что, по нашему мнению, распространение действия договора на ранее возникшие отношения возможно, но при условии, что в период возникновения (существования) этих фактических отношений имелись в наличии все условия (прежде всего, правовые) для заключения соответствующего договора. То есть лицензионный договор, в принципе, мог бы быть заключен, однако по тем или иным

причинам лицо использовало чужой товарный знак без заключения договора.

Как следует из запроса, фактическое использование товарного знака Организацией 2 осуществляется с июня 2011 года. При этом Организация 1 зарегистрировала в установленном порядке указанный товарный знак на свое имя только в ноябре 2013 года (хотя заявка на регистрацию товарного знака была подана еще в 2011 году). Вопрос: В какой момент времени Организация 1 стала обладателем исключительных прав на товарный знак и получила возможность передавать указанный товарный знак в пользование третьих лиц по лицензионным договорам?

В соответствии с п. 1 ст. 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое

свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Согласно ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Наконец, в соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).

Кроме того, по смыслу п. 1 ст. 1489 ГК РФ лицензионный договор может быть заключен между обладателем исключительного права на товарный знак

(лицензиаром) и другим лицом (лицензиатом), которому предоставляется право на использование соответствующего товарного знака.

Среди специалистов нет однозначного мнения о том, в какой момент у лица возникает исключительное право на товарный знак и возможность распоряжаться им. Одни считают, что исключительное право возникает с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака. В обоснование этого они ссылаются на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, согласно которому исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Другие полагают, что исключительное право возникает не ранее государственной регистрации товарного знака (т.е. внесения записи о товарном знаке в соответствующий реестр). Третьи акцентируют внимание на дату опубликования информации о регистрации товарного знака.

Однако большинство специалистов (и мы также придерживаемся этой точки зрения) склоняются к тому, что исключительное право на товарный знак, а значит, и право распоряжения указанным товарным знаком путем заключения лицензионных договоров, возникает с момента регистрации товарного знака в установленном порядке. Об этом свидетельствует и содержание все тех норм ГК РФ, которые мы привели выше.

Что касается п. 1 ст. 1491 ГК РФ, то, по нашему мнению, она сформулирована крайне неудачно и противоречит нормам, закрепленным в ст.ст. 1232, 1477, 1479, 1481, 1484 ГК РФ, а также другим нормам закона. На наш взгляд, истинный смысл этой нормы состоит в том, что 10-летний срок, по истечении которого прекращается действие товарного знака, следует исчислять не с момента регистрации товарного знака, а с момента подачи заявки о регистрации. Эта норма вовсе не устанавливает момент возникновения исключительного права на товарный знак у его правообладателя.

На основании изложенного считаем возможным сделать следующие выводы:

Исключительное право на товарный знак и, как следствие, право распоряжения указанным товарным знаком путем заключения лицензионного договора возникло у

Организации 1 в ноябре 2013 года (после осуществления государственной регистрации товарного знака в установленном порядке);

До этого момента (т.е. до ноября 2013 г.) Организация 1 не являлась обладателем исключительного права на данный товарный знак, вследствие чего не могла распоряжаться товарным знаком, в том числе передавать право пользования им по лицензионному договору;

Поскольку до момента государственной регистрации товарного знака Организация 1 не являлась обладателем исключительных прав на него и не могла им распоряжаться, то и фактических отношений по передаче Организацией 1 товарного знака в пользование третьих лиц, на которые можно было бы распространить действие заключенного позднее лицензионного договора, до ноября 2013 года быть не могло. Безусловно, здесь нами высказано исключительно наше мнение по поставленному вопросу. При этом, как мы отметили выше, существуют и другие точки зрения в отношении момента возникновения исключительного права на товарный знак и, соответственно, права на заключение лицензионного договора с третьим лицом.

Если в рассматриваемой ситуации стороны сочтут возможным распространить действие лицензионного (сублицензионного) договора на период времени до регистрации товарного знака на имя Организации 1 (например, на период времени с момента подачи заявки на регистрацию), то при возникновении споров (в т.ч. с контролирующими органами) стороны могут попытаться обосновать свою позицию ссылкой на ст. 1491 ГК РФ.

В то же время мы считаем, что распространение действия лицензионного (сублицензионного) договора на отношения, существовавшие до регистрации товарного знака на имя Организации 1, будет сопряжено с определенными налоговыми рисками.

Так, на основании норм ст. 346.16, 346.17, 252 НК РФ, неоднократных выводов судов об оценке действительности хозяйственных операций, отраженных в учете налогоплательщика, представители налоговых органов могут отказать в учете расходов Организации 2 и Организации 3 по лицензионному и сублицензионному договорам для целей налогообложения. В обоснование своих выводов, скорее всего, представители ФНС укажут на фактическое отсутствие права лицензиара на объект правоотношений (зарегистрированный товарный знак) со ссылками на рассмотренные выше положения ст. 1232, 1477, 1479, 1481, 1484 ГК РФ.

В таком случае налогоплательщикам придется отстаивать свою позицию в судебных инстанциях.

Дело в том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Иными словами, предоставление лицензиатом права на использование результата интеллектуальной деятельности (в т.ч. товарного знака) сублицензиату допускается только с согласия (причем, письменного) правообладателя (лицензиара).

Если в настоящее время Организация 1 (лицензиар) и Организация 2 (лицензиат) заключат между собой лицензионный договор с условием о согласии лицензиара на заключение лицензиатом сублицензионных договоров с третьими лицами (в частности, с Организацией 3), то это согласие, на наш взгляд, будет распространяться лишь на будущее время (т.е. на оформление сублицензионных отношений в будущем, после заключения лицензионного договора).

Однако в рассматриваемой ситуации Организация 2 и Организация 3 при подписании сублицензионного договора планируют распространить его действие на фактические сублицензионные отношения, возникшие еще до заключения как сублицензионного, так и лицензионного договора. Но тогда возникает вопрос, а вправе ли стороны сублицензионного договора распространять его действие на ранее возникшие между ними сублицензионные отношения, если в тот период времени письменного согласия правообладателя на передачу товарного знака в пользование третьих лиц еще не было. Полагаем, что и этот вопрос является в достаточной степени спорным.

По этой причине при оформлении договоров (лицензионного, сублицензионного) считаем целесообразным, чтобы правообладатель (лицензиар) не просто согласовал возможность заключения сублицензионного договора с Организацией 3, но и дал согласие на распространение действия этого договора на ранее возникшие с определенной даты отношения. В этом случае можно говорить об одобрении сделки и, как следствие, невозможности ее последующего оспаривания.

Возможно ли при описании условий о вознаграждении за использование товарного знака указать фиксированную сумму, подлежащую единовременной выплате, при заключении договоров, а также ежемесячные платежи за будущие периоды?

Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное.

По смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Каких-либо специальных ограничений в отношении размера вознаграждения, уплачиваемого по лицензионному договору в связи с приобретением прав на товарный знак, гражданское законодательство не предусматривает. Следовательно, здесь применяются общие правила.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" пункт 5 ст. 1235 дополнен абзацем следующего содержания:

"Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме".

Указанные изменения вступили в силу с 01.10.2014.

На этом основании полагаем, что стороны по лицензионному / сублицензионному договору вправе установить фиксированную сумму, подлежащую единовременной выплате, при заключении договоров, а также ежемесячные платежи за будущие периоды.

Возможно ли установление платы по сублицензионному договору в размере меньшем, чем по сублицензионному? Если да, то возможно ли в этом случае признание сублицензионных платежей завышенными?

Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Таким образом, правовых ограничений на размер вознаграждения, уплачиваемого лицензиару за пользование товарным знаком, не существует. Поэтому стороны определяют сумму лицензионного платежа по взаимному согласию.

В соответствии с п. 5 ст. 1238 ГК РФ нормы, предусмотренные для лицензионных договоров, распространяются и на сублицензионные договоры.

На этом основании размер сублицензионных платежей не ставится в зависимость от платежей по лицензионному договору.

Налоговые органы, при проведении мероприятий налогового контроля, могут заострить внимание на размере лицензионных и сублицензионных платежей и провести оценку на предмет экономической оправданности расходов лицензиата. Президиум ВАС РФ в Постановлении от 14.06.2011 N 15093/10, признавая выводы налогового органа об экономической неоправданности расходов по уплате лицензионных платежей неправомерными, установил и указал, что доход общества от использования товарных знаков не ограничивается только платежами, получаемыми по сублицензионным договорам.

Кроме того, нормы ст. 40 НК РФ "Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения", которыми предоставлено право налоговым органам проверять правильность применения цен по сделкам, со дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" применяются исключительно к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаны в соответствии с главой 25 до дня вступления в силу указанного Закона, т.е. до 01.01.2012 года.

С 01.01.2012 налоговые органы вправе осуществлять контроль применения цен по сделкам только между взаимозависимыми лицами в соответствии с положениями Раздела V. 1 НК РФ "Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании".

В соответствии с условиями запроса оценке подлежат взаимоотношения организаций, которые не подпадают под определение взаимозависимых лиц, установленное ст. 105.1 НК РФ.

Таким образом, по нашему мнению, установление платы по лицензионному договору в размере меньшем, чем по сублицензионному, возможно. Риск признания сублицензионных платежей завышенными минимален. При наличии претензий со стороны налоговых органов свою позицию, скорее всего, Обществу придется отстаивать в судебном порядке.

При каких условиях налоговый орган может посчитать размеры лицензионных платежей завышенными (заниженными)? Существуют ли объективные критерии в целях налогообложения для признания налоговыми органами лицензионных платежей завышенными (заниженными)? Какие негативные

административные/налоговые последствия могут быть при признании лицензионных платежей завышенными (заниженными)?

Как указано выше, каких-либо критериев оценки лицензионных платежей для признания их завышенными или заниженными между лицами, не являющимися взаимозависимыми, в целях налогообложения нет. Действующее налоговое законодательство не распространяет право налоговых органов осуществлять контроль применяемых цен по сделкам между лицами, не подпадающими под критерии, установленные ст. 105.1 НК РФ "Взаимозависимые лица".

Стоит отметить, что Налоговый кодекс РФ не содержит разъяснений по вопросу экономической обоснованности расходов, если налогоплательщик не получил дохода по конкретной операции.

Минфин России в письмах от 21.05.2010 N 03-03-06/1/341, от 25.08.2010 N 03-03- 06/1/565, от 26.04.2011 N 03-03-06/1/269 неоднократно указывал, что если произведенные организацией расходы соответствуют положениям ст. 252 НК РФ, такие расходы учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в порядке, установленном НК РФ, независимо от наличия или отсутствия доходов от реализации в соответствующем налоговом периоде.

В письме от 08.12.2006 N 03-03-04/1/821 Минфин указал, что организация учитывает расходы как в периоде получения доходов, так и в периоде, в котором она их не получает, при условии, что осуществляемая деятельность в целом направлена на получение доходов.

Арбитражные суды в своих постановлениях также указывают, что по смыслу ст. 252 НК РФ экономическая обоснованность понесенных налогоплательщиком расходов определяется не фактическим получением доходов в конкретном налоговом (отчетном) периоде, а направленностью таких расходов на получение дохода (Постановления ФАС Уральского округа от 04.03.2009 N Ф09-890/09-С2 по делу N А47-3675/2007АК-22, ФАС Северо-Кавказского округа от 15.06.2011 по делу N А53-17381/2010, ФАС Московского округа от 08.02.2012 по делу N А40-485/10-4- 264 и др.)

В Постановлении от 19.11.2007 N Ф09-8659/07-С3 по делу N А76-29311/06 ФАС Уральского округа указал, что критерием экономической обоснованности расходов является предполагаемое получение дохода, а не конечный финансовый результат от сделки.

На основании изложенного считаем, что критериями, которые могут послужить основанием для претензий со стороны налоговых органов, будут являться условия получения доходов налогоплательщиками. Критерий 20%, скорее всего, не будет применяться на том основании, что нормы ст. 40 НК РФ не распространяются на текущий налоговый период.

В качестве негативных последствий такого отношения контролирующих органов к деятельности общества можно выделить лишь риск привлечения к налоговой ответственности ввиду занижения цен для исчисления доходов. Учитывая арбитражную практику, письма Минфина, считаем, что такой риск в рассматриваемых правоотношениях минимален.

Возможно ли предусмотреть право лицензиара/лицензиата (по сублицензионному договору) на ежегодное фиксированное увеличение платы по договорам в одностороннем порядке, без подписания дополнительных соглашений, при условии, что такой порядок и основания увеличения будут детально описаны?

В соответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Пунктом 5 ст. 1235 ГК РФ также определено, что порядок и размер лицензионных платежей устанавливаются договором.

Каких-либо законодательных ограничений по изменению размера лицензионных (сублицензионных) платежей нормами гл. 69 ГК РФ не установлено.

На основании приведенных норм считаем, что закрепление порядка и оснований ежегодного увеличения размера лицензионных (сублицензионных) платежей в договоре не будет противоречить нормам гражданского законодательства. При этом рекомендуем такие положения закрепить в качестве отдельного приложения к договору в виде графика изменения размера лицензионного платежа.

Существенные условия лицензионного договора

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

— предмет договора, который раскрывается путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору (если исключительное право на такой результат или на такое средство удостоверяются документом (патентом, свидетельством), должен быть также указан номер этого документа);

— способы, которыми лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Для возмездного лицензионного договора (а лицензионный договор предполагается таковым во всех случаях, если в нем нет прямого указания на безвозмездность и безвозмездный характер лицензионного договора не следует из закона) существенным также является условие о размере вознаграждения или порядке его определения.

Если существенные условия сторонами не согласованы, договор является незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

В частности, незаключенным является возмездный лицензионный договор, в котором отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ (по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги), не применяются (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, пп.

13.6 п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). Это связано с тем, что каждый объект интеллектуальной собственности обладает признаками уникальности, неповторимости.

Незаключенным будет считаться лицензионный договор, в котором сторонами не согласовано условие о предмете, например, договор о предоставлении права на публичное исполнение музыкальных произведений, если он не предусматривает конкретный перечень таких произведений (постановления ФАС Московского округа от 09.06.2012 N Ф05-4288/12, ФАС Северо-Кавказского округа от 25.03.2009 N А53-15638/2008-С2-11).

Однако, если сторона договора приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по этому договору либо иным образом подтвердила его действие (например, приняла оплату за использование конкретного результата интеллектуальной деятельности тем или иным способом), она не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 432 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ, вступившего в силу с 01.06.2015).

В лицензионном договоре должно быть прямо указано право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В ином случае оно не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, если лицензионное соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ предоставляет лицензиату право установить, использовать, осуществлять доступ, отображать и запускать на компьютере только одну копию программного продукта, он не вправе распоряжаться им иным образом, в частности копировать эту программу, устанавливать ее на другие компьютеры, использовать такой продукт для оказания сетевых услуг третьим лицам на коммерческой основе и т.д. (см. постановление ФАС Поволжского округа от 18.05.2010 по делу N А65-26421/2009).

В лицензионном договоре должна быть также указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Однако отсутствие в договоре такого указания не означает, что договор является незаключенным. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Другими словами, это положение дает лицензиару право ограничить территорию, на которой лицензиат вправе использовать интеллектуальную собственность.

Виды трудового договора

2. Классификация и особенности трудовых договоров

Договор об уступке патента

Приложение 1. Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4. Договор об уступке патента Введение Тема представленной работы — «Договор об уступке патента» Патентный закон Российской Федерации, введенный в действие в 1992 г….

Договор об уступке патента

2. Разработка правил рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

Статьи 10 и 13 Патентного закона РФ предусматривают обязательную регистрацию лицензионных договоров и договоров об уступке прав на патент в Роспатенте. Без регистрации такие договоры считаются недействительными…

Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники

4.1 Понятие и предмет лицензионного договора. Договор о передаче «ноу-хау», «смешанной лицензии». Виды лицензионных договоров

Виды лицензионных договоров

Существует несколько оснований классификации лицензионных договоров. 1. По предмету выделяются лицензионные договоры на: — изобретения; — полезные модели; — промышленные образцы. 2. По объему передаваемых прав различают: — простые лицензии…

Лицензионно-патентные договоры

Регистрация патентно-лицензионных договоров в Роспатенте

Лицензионный договор

4. Виды лицензионных договоров

В зависимости от предмета лицензии лицензионные договоры подразделяются на: — лицензионные договоры на изобретения; — лицензионные договоры на полезные модели; — лицензионные договоры на промышленные образцы; — лицензионные договоры на…

Лицензионный договор

7. Регистрация патентно-лицензионных договоров в Роспатенте

В соответствии со ст. 10 и 13 Патентного закона подлежат регистрации в Роспатенте и без такой регистрации считаются недействительными договоры о передаче исключительного права (уступке патента) на запатентованное изобретение, полезную модель…

Лицензионный договор

1.3 Классификация лицензионных договоров

Для упорядочения и систематизации накопленных знаний в науке широко используется такой приём как классификация. Классификация — инструмент познания реальной действительности, источник знания о ней…

Лицензионный договор

ГЛАВА 2. ВИДЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ

Нормативный договор

4. Особенности внутригосударственных нормативных договоров

Среди внутригосударственных договоров выделяются своим значением в становлении российской государственности договоры между Российской федерацией и ее субъектами, так называемые внутрифедеральные договоры…

Ответственность в коммерческом праве: понятие, форма и условия ее применения.

Порядок заключения, изменения, расторжения договора

2. Порядок заключения, изменения, расторжения договора. Особенности заключения договоров на биржах, ярмарках и аукционах (порядок и процесс заключения договоров, порядок внесения изменений и последствия расторжения договоров, особенности оформления договорных отношений на торгах)

В любом договоре можно выделить два вида условий: существенные и вырабатываемые самими сторонами. Существенными являются условия о предмете договора, условия…

Роль договора в торговле

1. Особенности заключения договоров на торгах и аукционах

Правила Гражданского кодекса о заключении договора в результате торгов и порядке организации и проведения последних являются новеллами российского гражданского права. В п. 1 статьи 447 ГК РФ указывается…

Условия совершения нотариальных сделок и их виды

1.2 Особенности нотариального удостоверения договоров

В соответствии со ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей…

Хозяйственное право

2.2 Понятие, особенности и содержание хозяйственных договоров

Хозяйственные договоры представляют собой тот правовой инструмент, который связывает предпринимателя с внешним миром, позволяя ему получать прибыль от передачи своего имущества в пользование другим лицам, продажи товаров…

Статья 1235. Лицензионный договор

1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей)

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей)

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Читайте также "Гражданско-правовая природа лицензионного договора" (Витко В.С.) ("Статут", 2011)

Понятие лицензионного договора

При этом в интересах правообладателя п. 2 ст. 1236 ГК установле-на презумпция простой (неисключительной) лицензии , предполагаю-щая наличие исключительной лицензии лишь в случаях, прямо преду-смотренных лицензионным договором (и тем самым также оставляю-щая за правообладателем максимально возможные правомочия). В этих же целях предусмотрено, что право (а по сути способ) использования соответствующего объекта, прямо не указанное в лицензионном дого-воре, не считается предоставленным лицензиату-пользователю (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК).

Допускается также возможность заключения такого лицензионного договора, по условиям которого одни способы (способ) использования соответствующего объекта оформлены по принципу простой (неис-ключительной) лицензии, а другие (другой) — по принципу исключи-тельной лицензии, т.е. в одном и том же договоре происходит сочета-ние этих двух различных видов лицензий («смешанная лицензия »).

При использовании объектов патентного права и селекционных дос-тижений, охраняемых патентом, допускается предоставление открытой лицензии , в силу которой любое лицо вправе использовать соответст-вующий результат интеллектуального творчества на условиях, уста-новленных патентообладателем (ст. 1368 и ГК).

Виды лицензионных договоров по объектам ис-ключительного права

Виды лицензионных договоров в зависимости от вида лицензии

По виду лицензии различают лицензионные договоры (теория, особенности ГК РФ - в статьях) :

• • на "чистые " лицензии (если права на использование предоставляются в рамках самостоятельного договора, а не в составе других сделок);
  • на сопутствующие лицензии (передача прав на использование в составе других сделок);
  • на возвратные лицензии (предоставляет лицензиару право на использование объекта или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору; обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из раздела (или статьи) "Технические усовершенствования и новые патенты", включаемой в основной лицензионный договор);
  • на перекрестные лицензии (кросс-лицензии, подразумевают взаимное предоставление прав на использование различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга);
  • на принудительные лицензии (выдаются компетентным государственным органом или судом заинтересованному лицу в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий; ст. 1239 ГК РФ);
  • на открытые лицензии (предоставление права на использование на основании официального заявления патентообладателя в компетентный государственный орган о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу; ст. 1286.1 , ст. 1368 и ГК);
  • на обязательные лицензии (разрешение на использование прав, выдаваемое компетентным госорганом без согласия патентообладателя);
  • на сублицензии (право на использование, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом; ст. 1238 ГК РФ).

Форма лицензионного договора

• • в устной форме - лицензионный договор, предметом которого является право на использование произведения в периодическом печатном издании;
  • путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы - лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 1232 ГК РФ.

Сублицензионный договор

Особой разновидностью лицензионного договора является субли-цензионный договор , в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.